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先用权抗辩中的“原有范围”该如何举证
发布时间：
2023-05-06 12:59
先用权抗辩的法律依据有：《专利法》第七十五条第（二）项规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款规定，有下列情形之一的，人民法院应当认定属于《专利法》第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。《专利法》第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
先用权抗辩成功的关键和难点就在于提交能够证明符合先用权成立要件的证据。在广州知识产权法院审理的深圳市赛源电子有限公司(以下简称赛源公司)诉被告东莞市乐放实业有限公司(以下简称乐放公司)侵害实用新型专利案件中，广州知识产权法院作出的(2020)粤73知民初585号判决中认为：乐放公司提交的证明在涉案专利申请日前已经完成A25音箱设计的相关证据，其他已经做好量产销售准备的证据，以及已经推广销售被诉侵权产品的证据，大部分证据为单方制作提供，在赛源公司不认可其真实性、合法性的情况下，法院对此不予采信。因此，乐放公司提交的上述证据不足以证实其在涉案专利申请日前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备。退一步讲，即使上述证据可予采信，乐放公司所举证据限于其在专利申请日前已做好制造被诉侵权产品的准备及进行制造，但未对其制造范围以及仅在原有范围内继续制造进行举证。因此乐放公司提交的证据不足以证实先用权抗辩成立。上述案件中，先用权抗辩没有被认可的原因，一是乐放公司提交的大部分证据为自制证据，二是原有范围的相关证据不够充分。
乐放公司不服该一审判决向最高人民法院（以下称“最高院”）提起了上诉，二审中，乐放公司补充了四份新证据以及证人证言，证明其工厂的规模以及与案外人订购模具的证据等，拟补强证明乐放公司仅在原有范围内继续制造、使用被诉侵权产品的事实。
最高院经审理做出（2021）最高法知民终508号判决，在该判决中，最高院认为：“由于原有范围的认定往往涉及过去某一时点之前存在的生产模具、生产数量、厂房面积等客观情况，故对“仅在原有范围内继续制造、使用”相关事实查明，应结合双方当事人的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任。在先用权人已经尽力举证、所举证据能够初步证明“原有范围”存在合理性且专利权人没有提供相反证据予以推翻的情况下，可以认定先用权人并未超出原有范围制造、使用。若后续专利权人有证据证明先用权人超出原有范围制造、使用的，专利权人有权另行主张其合法权益。本案中，乐放公司提交的订单评审表、预测订单等证据，可以证明乐放公司在涉案专利申请日以前已经具备制造涉案产品的一定生产规模和生产能力。而模具厂报价单、模具验收单、二审中的证人证言等证据互相结合，可以初步证明乐放公司仅持有1套生产模具。《厂房租赁合同书》则可以初步证明其厂房面积从2013年起至今未曾改变。因此，乐放公司提交的证据相互印证，能够形成证据链，初步证明乐放公司在涉案专利申请日前的生产规模和生产范围，并且其未扩大生产规模。乐放公司在本案中提交的关于原有范围的证据具有一定合理性，并初步达到了高度盖然性的证明标准。在赛源公司没有提交相反证据证明乐放公司超出了涉案专利申请日前的生产规模的情况下，本院认定乐放公司并未超出原有范围制造涉案产品。”
从上述（2021）最高法知民终508号判决可以了解最高院对原有范围证据的判断思路以及认定标准。就原有范围的举证，可以考虑工厂规模、厂房面积、员工数量、外购模具或设备的订单、产品订单、以及设备的数量、最大生产能力的证明材料等，当这些证据相互佐证能够形成完整的证据链，初步达到高度盖然性的证明标准时，在专利权人没有提供充分反证予以推翻的，一般可以认定被诉侵权人系在原有范围内实施。
以上案例希望在经历侵权纠纷的企业需要进行先用权抗辩时，能够为其举证带来一定的启示；另外，建议企业还是应当尽早申请专利，而对于以技术秘密形式保护的技术，则可以未雨绸缪，对于研发过程、实施准备过程、实施过程以及原有范围的证据材料等通过公证或者其他方式进行证据保全，将来一旦发生侵权纠纷，可以确保企业在原有范围内继续实施，维护企业利益。
